K-뷰티·K-푸드 등 한국 OEM 수출이 폭발적으로 늘면서, OEM 거래에서 자주 마주치는 IP 분쟁이 "누구의 상표인가" 입니다. 외국 브랜드사가 한국 OEM 공장에 위탁 제조해 수출만 하는 경우, 그 상표의 한국 내 사용 주체 가 누구인지에 따라 침해 인정·등록취소·계약상 권리 모두가 달라집니다. 한국은 "수출만 해도 침해" 라는 원칙을 1990년 대법원 판례로 확립한 반면, 중국 대법원은 정반대 방향으로 결론을 내려, 양국 OEM 운영 시 법리가 정반대 라는 점이 가장 큰 함정입니다.
한국 상표법 — "사용" 정의에 수출 포함
한국 상표법 제2조 제1항 제6호 는 상표 "사용" 을 (a) 상품·포장에 상표 표시, (b) 상표 표시 상품·포장의 양도·인도, 또는 그 목적의 전시·수출·수입, (c) 광고·가격표·거래서류·간판·표찰 등에 상표 표시 로 정의합니다. 핵심은 (b) 에 "수출" 이 명시되어 있다는 점 — 국내에서 상표 표시 후 수출을 위한 제조 자체가 한국 상표법상 "사용" 입니다. 이게 한국 OEM 분쟁의 출발점입니다.
1990년 대법원 — 수출 전용도 침해
한국 대법원은 1990년대부터 "우리나라에서 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사 상품에 표시하여 사용하였다면, 설사 그 상품이 우리 상표권의 효력이 미치지 않는 일본 등으로 수출 목적 으로만 제조된 것이라도 등록상표의 상표권을 침해하는 행위가 된다" 고 판단해 왔습니다. 즉 "수출 전용 = 한국 시장에 유통 안 되니 침해 아님" 이라는 항변은 한국에서는 통하지 않습니다.
한국 OEM 공장이 침해 위험을 진다
외국 브랜드사가 한국 등록상표 보유자가 아닐 때, 한국 OEM 공장이 그 외국 상표를 그대로 표시해 수출만 한다면 OEM 공장 자체가 한국 상표권 침해 주체 가 됩니다. 외국 브랜드사가 "우리는 외국에서 정당한 상표권자" 라고 주장해도 한국 시장에서의 제조·표시 행위 자체가 침해이므로 OEM 공장이 직접 가처분·손해배상 책임을 부담합니다.
OEM 등록취소심판 — 주문자가 사용 주체
반대로 불사용 취소심판 에서는 OEM 위탁자가 사용 주체로 인정됩니다. 한국 대법원은 "OEM 방식에 의한 수출의 경우 상품 제조에 대한 품질관리 등 실질적 통제가 주문자에 의해 유지되고, 수출업자의 생산이 오직 주문자 주문에만 의존하며 생산 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 상표법 제119조 제1항 제3호 등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지 판단할 때 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다" 고 판시했습니다.
즉 외국 브랜드사가 한국에 등록상표를 갖고 있고, 한국 OEM 공장이 그 위탁 하에 제조·수출하면 — 그 외국 브랜드사의 한국 등록 상표가 "사용 중" 으로 인정되어 불사용 취소를 면합니다. 침해와 등록취소 판단에서 "사용 주체" 가 다른 방향으로 잡힌다는 점이 한국 OEM 법리의 특이점입니다.
한국 vs 중국 — 정반대 결론
중국 대법원은 2015년 "PRETUL" 판결에서 OEM 수출은 상표권 침해가 아니다 라고 판단했습니다 (해당 상표가 중국 시장에 유통되지 않아 "상표적 사용" 이 없다는 논리). 그 후 일부 변동이 있지만, 중국에서는 수출 전용 OEM 이 침해 안 됨 이 일반적 흐름입니다. 한국 OEM 공장이 한국 + 중국 시장 모두에서 활동할 때, 한국에서는 침해 / 중국에서는 비침해 가 되는 정반대 법리에 노출됩니다.
| 관점 | 한국 | 중국 | 미국 / EU |
|---|---|---|---|
| 수출 전용 OEM 침해 인정 | O (1990년대 이래) | X (2015 PRETUL 등) | 혼합 (사실관계별 판단) |
| 등록취소심판 사용 주체 | 위탁자 (주문자) | 위탁자 중심 | 보통 사용권자 포함 |
| 관세 압류·통관 차단 | 한국 세관 가능 | 중국 세관 가능 | ITC 등 |
| 상표법 "사용" 정의에 수출 | 포함 (제2조) | 유의해야 (해석 차이) | 별도 정의 |
위탁자·수탁자 — 계약으로 권리 분배
OEM 분쟁의 절반 이상은 계약이 모호해서 발생합니다. 위탁자(브랜드사)와 수탁자(OEM 공장) 사이 누가 상표권자인지, 누가 한국 등록 상표를 보유하는지, 침해 발생 시 책임은 누구에게 귀속되는지 가 OEM 계약서에 명확히 적혀 있어야 분쟁을 예방할 수 있습니다.
- 상표 소유 명시: "본 계약 대상 상표의 한국·국제 등록상표는 위탁자(또는 수탁자)의 단독 소유" 명문 조항
- 사용 허락: 수탁자가 상표 표시 + 한국 내 제조 행위 시 위탁자 측 통상사용권 또는 명시적 위임이 필요
- 침해 항변권: 제3자 침해 청구 시 방어비용·손해배상 부담을 누가 지는지 명시 (인덴니티 조항)
- 유출·비공개 의무: 수탁자가 위탁자 미공개 디자인·기술 정보를 제3자에게 유출하지 못하도록
- 계약 종료 시 처리: 종료 후 잔여 재고·금형·라벨 처리 절차 (반환·폐기 의무)
리폼·업사이클링과 상표권
최근 한국 IP 고등법원은 명품 가방을 분해해 다른 형태로 재가공한 "업사이클링" 행위에 대해 상표권 침해를 인정 했습니다. 정품을 재료로 사용해도 원 상표를 살린 채 새 상품으로 판매 하는 행위는 "새 상품 제조 + 상표 표시" 로 평가되어 침해 책임이 발생할 수 있다는 흐름입니다. OEM 공장이 "리폼·재가공 위탁" 을 받을 때 자기 책임 위험을 별도로 검토해야 합니다.
합법 리폼과 침해 리폼의 경계
합법: 소비자 본인이 사용 목적으로 자기 정품을 수선·소재 변경하는 행위. 침해 위험 큼: 정품을 분해해 상업적으로 새 제품을 제조·판매 하면서 원 상표가 살아 있는 경우. 한국·미국·유럽 모두 비슷한 방향으로 흘러가고 있어 명품 리폼 사업은 IP 컨설팅 없이 진행하면 위험합니다.
OEM 운영 — IP 점검 체크리스트
- 위탁자의 한국 등록 상표 확인: 한국에서도 상표권자가 누군지 위탁자 명의로 등록 되어 있어야 한국 침해 주장 가능
- OEM 공장의 FTO 분석: 위탁받은 상표가 한국에서 다른 회사 등록상표와 충돌하지 않는지 사전 검토
- 계약상 인덴니티(면책): 위탁자가 "우리 상표는 한국에서 정당하다" 보증 조항. 분쟁 시 OEM 공장 손실 보전
- 수출 통관 시 상표 표시 점검: 한국 세관이 수출품의 상표권 침해를 점검할 수 있으므로 사전 확인
- 리폼·업사이클링 리스크 별도 평가: 일반 OEM 과 다른 법리, 계약 별도 조항 권장
OEM 상표 — 핵심 수치
- 한국 "사용" 정의
- 상표법 제2조 제1항 제6호 수출 포함
- 수출 전용 OEM 침해
- 한국 = O / 중국 = X 정반대 법리
- 등록취소 사용 주체
- 위탁자(주문자) 한국 대법원 판례
- OEM 공장 침해 책임
- 직접 부담 가능 외국 브랜드 위탁이라도
- 관세 압류 가능
- 한국·중국 세관
자주 묻는 질문
외국 브랜드사로부터 OEM 수주를 받았는데, 그 상표가 한국에 등록되어 있지 않다면?
OEM 공장이 위험을 부담합니다. 한국에 그 상표를 다른 회사가 이미 등록해뒀다면, OEM 공장의 한국 내 제조·표시·수출 행위 자체가 침해입니다. 수주 전 한국 상표 검색 으로 충돌이 없는지 확인하고, 외국 브랜드사에 "한국 상표권 정당성 보증" 조항을 받아두는 것이 표준입니다.
한국에 OEM 공장이 있고 외국에서만 판매한다면 한국 상표 등록이 필요하나요?
필요합니다. 한국 시장에서의 제조·라벨링 행위 자체가 "상표 사용" 이고, 수출만 한다고 해도 침해 주장의 대상이 됩니다. 따라서 외국 브랜드사도 한국에서 자기 명의로 상표 등록 을 해두는 것이 OEM 공장과의 위험 분배 측면에서 유리합니다.
OEM 위탁자가 한국에 상표 등록한 후 수년간 사용을 안 했다면 등록 취소 위험은?
OEM 방식 수출이 "국내 사용" 으로 인정되므로 등록 취소 위험은 줄어듭니다. OEM 공장의 제조·라벨링·수출 자체가 위탁자의 사용 으로 평가되기 때문입니다. 단 어느 OEM 공장이, 어느 상품에, 언제부터 사용 중인지 위탁자가 보존·증명할 수 있어야 합니다 — OEM 거래 영수증·제조 계약서·선적 서류가 핵심 증거입니다.