在论文投稿前夕或投资人会议前,常常没有时间撰写正式专利说明书。此时韩国可用的工具就是临时说明书申请,俗称暂时申请(가출원)。仅凭研究笔记、论文、演示文稿(PPT)或附图PDF,即可先取得申请日,正式说明书日后补正即可。
该制度通过2020年3月30日修订的专利法施行规则第21条第5款开始施行。形式自由的说明书取得申请日认定一点上与美国Provisional Application相似,但法律性质不同。本文整理临时说明书申请的运用方法、期限管理、陷阱以及与美国Provisional的差异。
临时说明书申请是什么
临时说明书指不按照专利法施行规则别纸第15号样式,以自由形式记载发明说明而提交的说明书。可接受的文件格式包括PDF、DOC、DOCX、PPT、PPTX、HWP、JPG、TIF。即学术论文、研究笔记、商业计划书幻灯片、产品照片均可直接作为申请书附件。
韩国临时说明书申请与美国不同,属于正规申请的一种。不存在独立的"临时申请"程序,而是普通专利申请附上自由格式说明书的形式。其后在规定期限内补正为正式说明书,临时说明书提交日即被认定为申请日。
申请日 = 临时说明书提交日
新颖性、创造性判断的基准日是临时说明书到达KIPO的日子,而非正式说明书补正之日。但临时说明书未记载、补正时新加的内容可能被视为新增事项,无法享有早期申请日。
补正期限与两种后续程序
提交临时说明书后,需在适当时点补正权利要求与正式说明书。后续程序有两种。其一,根据专利法第42条之2第2款,自申请日(或最早优先权日)起1年2个月内提交记载权利要求的补正书;其二,运用专利法第55条的国内优先权主张,自申请日起1年内重新提出正式申请。
选择哪种方式取决于临时说明书之后是否有新增内容。若有未在临时说明书记载的新内容,主张国内优先权较为有利。若无新增内容、仅是整理既有临时说明书,则权利要求补正在费用与程序上更简便。
| 项目 | 权利要求补正 | 国内优先权重新申请 |
|---|---|---|
| 依据 | 专利法第42条之2第2款 | 专利法第55条 |
| 期限 | 申请日/优先日 + 1年2个月 | 申请日 + 1年 |
| 新增事项 | 不可追加 | 可追加(新增部分适用新申请日) |
| 原申请命运 | 作为同一申请进行 | 原申请1年3个月后自动撤回 |
| 费用 | 以补正方式处理,无需追加申请费 | 正式申请费另行收取 |
未遵守期限即自动撤回
专利法第42条之2第3款规定,1年2个月的权利要求补正期限届满次日,该申请视为撤回。自动撤回后几乎无可争辩余地,须按绝对期限管理。
适合运用的情形
临时说明书申请的本质价值在于"快速取得申请日"。其价值最大化的实务情形整理如下。
- 学会发表、论文投稿前1至2周,无足够时间撰写正式说明书时
- 标准会议、展会前需公开核心技术,需先取得申请号时
- 为投资人会议、政府R&D课题申请,立即需要申请事实证明书时
- 希望以外文技术资料(英文幻灯片、英文论文PDF)直接申请的大企业、研究所
- 希望降低初期费用,经市场验证后再决定正式申请的初创企业
据韩国知识产权局数据,2020年3月施行后至同年10月,运用临时说明书的专利、实用新型申请共2,534件,月均约360件。大企业以外文资料(主要为英文)直接作为临时说明书提交的比例达53%,可见该制度被积极运用于全球标准化活动。
误用临时说明书的风险
许多人误以为临时说明书"形式自由"即"内容也可随意"。专利法施行规则只是放宽说明书样式,专利法第42条第3款的可实施性要求仍然适用。即临时说明书也须使本领域普通技术人员能够明确实施发明。仅一两张幻灯片概括核心想法的资料,有可能无法获得申请日。
另外,正式说明书补正时新增的内容,不能以临时说明书提交日为基准认定权利。临时说明书提交后,若打磨发明时增加新的实施例或构成要素,该部分以补正日或国内优先权重新申请日为准判断。临时说明书提交时点出现引证文献时,仅补正部分会在创造性判断中处于不利地位。
临时说明书的"可实施性要求"不被免除
临时说明书仅在施行规则上放宽样式,但专利法第42条第3款要求"使发明易于实施且明确详细记载"的实质要件依然适用。仅一行核心想法的便条作为临时说明书提交,可能在补正阶段因新增事项被驳回,甚至申请日本身不被认定。
韩国临时说明书 vs 美国Provisional
名称相似易被误解为同一制度,但两者的法律构造不同。美国Provisional Application(35 U.S.C. §111(b))要求在申请后12个月内重新提交独立的Non-provisional Application,Provisional本身12个月后自动废弃。韩国临时说明书申请属于正规申请的一种,只要补正,同一申请即可继续存续。
| 项目 | 韩国临时说明书申请 | 美国Provisional |
|---|---|---|
| 依据 | 韩国专利法第42条之2,施行规则第21条第5款 | 35 U.S.C. §111(b) |
| 申请性质 | 正规申请的一种形态 | 独立的临时申请程序 |
| 补正方法 | 权利要求补正或国内优先权重新申请 | 重新提交Non-provisional |
| 期限 | 1年2个月(补正)/1年(优先权) | 12个月(不可延长) |
| 逾期后果 | 视为自动撤回 | 自动废弃,14个月内可申请优先权恢复 |
| 语言 | 韩文或英文 | 英文 |
| 费用 | 与正规申请相同 | 另行的低额费用(60至300美元,按主体) |
费用与程序
韩国临时说明书申请的政府费用与一般专利申请相同。无所谓"临时申请费"。电子申请基准下申请费46,000韩元,无权利要求时无需按权项加收。专利律师费用因事务所而异,但因临时说明书无需撰写正式说明书,通常按正式申请的1/3水平计费。
临时说明书申请核心程序
- 第1步
- 准备临时说明书 PDF/PPT/论文等自由形式,但须满足可实施性要求
- 第2步
- 电子申请提交 申请日立即取得,赋予申请号
- 第3步
- 1年或1年2个月内补正 权利要求补正或国内优先权重新申请
- 第4步
- 审查请求 正式说明书补正后,自申请日起3年内请求
战略提示:作为海外申请优先权基础
韩国临时说明书申请也可作为巴黎公约优先权主张的基础。在韩国以临时说明书取得申请日,自该日起12个月内进行PCT或美欧直接申请,韩国临时说明书提交日即被认定为优先权日。但优先权效力仅在临时说明书"已记载范围"内被承认。
常见问题
Q. 临时说明书可以无权利要求吗?
可以。临时说明书无需权利要求即可获得申请日。权利要求可在自申请日/优先权日起1年2个月内通过补正追加,或1年内通过国内优先权主张在新申请中记载。
Q. 仅一张PPT幻灯片可行吗?
形式上可行,但不建议。仅一张幻灯片只载核心想法,可能因不满足可实施性要求而申请日不被认定,或在补正阶段因新增事项被阻挡。至少需要使本领域普通技术人员能理解发明的构成、动作与效果的说明。
Q. 外文资料可直接提交吗?
韩国自2015年起允许外文说明书申请,但外文限于英文。英文论文PDF或英文幻灯片可直接作为临时说明书提交。但补正时须另行提交韩文译文,译文超出外文原文范围视为新增事项,可能被驳回。
Q. 临时说明书可申请事实证明书吗?
申请日被认定后,即赋予申请号,可申请事实证明书发放。可直接用于R&D课题申请、政府支持事业加分、投资IR等环节。